專利申請需要保密審查的情形包括向外國申請專利權、 專利申請涉及國防利益需要保密的等。

 

法律規定

 

《專利法》：

 

第四條 申請專利的發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的，按照國家有關規定辦理。

 

第十九條（原第二十條） 任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。

 

中國單位或者個人可以根據中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請。申請人提出專利國際申請的，應當遵守前款規定。

 

國務院專利行政部門依照中華人民共和國參加的有關國際條約、本法和國務院有關規定處理專利國際申請。

 

對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權。

 

《專利法實施細則》：

 

第八條 專利法第二十條所稱在中國完成的發明或者實用新型，是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型。

 

任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當按照下列方式之一請求國務院專利行政部門進行保密審查：

 

（一）直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當事先向國務院專利行政部門提出請求，并詳細說明其技術方案；

 

（二）向國務院專利行政部門申請專利后擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前向國務院專利行政部門提出請求。

 

向國務院專利行政部門提交專利國際申請的，視為同時提出了保密審查請求。

 

審查思路

 

專利制度是一種“公開換保護”的制度，原則上獲得專利權的發明創造必須予以公開，但如果申請專利的發明創造涉及國家安全或重大利益需要保密的，將其公開就會損害國家安全或重大利益。因此，有必要建立相應的保密審查制度。

 

對于在中國境內完成的發明或者實用新型，無論申請人是中國單位或者個人，還是外國人、外國企業或者外國其他組織，只要在審查過程中證實該專利申請或者該專利未經國家知識產權局保密審查就已經向外國申請專利，則對于在中國的專利申請不予授權，對于已授權的專利應予宣告無效，即使發明或者實用新型的技術方案并不涉及國家安全或者重大利益。

 

1.適用主體是任何單位或者個人

 

《專利法》第20條第1款適用主體是“任何單位或者個人”。

 

2.發明創造是否為發明或者實用新型

 

僅適用于發明或者實用新型，向外申請外觀設計無需履行保密審查手續。

 

3.實質性內容是否相同

 

基于一項發明或者實用新型技術方案的研發過程，其實質性內容通常是指該發明或者實用新型相對于其現有技術的改進之處。這里所謂的“現有技術”既可以是該專利文件所記載的背景技術，也可以是在行政審查程序中所確定的申請日前的已有技術，還可以參考當事人在相關程序中所確認的已有技術內容。

 

4.上述實質性內容是否在中國境內完成

 

判斷專利的實質性內容是否在國內完成，可以從以下兩個角度綜合考察。一是從專利權人住所地的角度，二是從發明人國籍及工作地點的角度。

如果專利申請人或專利權人的主要研發基地和發明人的工作地點都在中國境內，在專利申請人或專利權人沒有提供充足證據證明發明技術方案不是在中國境內完成的情況下，應當認定發明技術方案實質性內容是在中國境內完成的。

 

5.是否履行保密審查義務

 

對于符合條件的專利，應履行保密審查義務，否則應當承擔發明或實用新型無法獲得專利法保護的法律后果。

 

提出保密審查請求的幾種方式

 

1.以技術方案形式單獨提出保密審查請求

 

直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當事先向專利局提出請求，并詳細說明其技術方案。

 

2.申請中國專利之后提出保密審查請求

 

向專利局申請專利后擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前向專利局提出請求。

 

3.PCT國際申請視為同時提出保密審查請求

 

向專利局提交專利國際申請的，視為同時提出了保密審查請求，無需單獨提出保密審查請求。

 

案例闡述

 

案例：第55586號無效決定，201720389490.8，一種可伸縮的傳動總成裝置及升降立柱【以案說法案例，2022年復審委十大案件】

 

合議組認為：

 

專利法第20條第1款規定，任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。專利法第20條第4款規定，對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權。

 

本案中，請求人主張：本專利未進行保密審查，應當宣告全部無效，具體理由為：1）證據1-2、證據1-3、證據1-4證明本專利與US62/436730號美國臨時申請屬于同一主題的相同申請；2）證據2-1、2-2證明本專利的發明人均為中國人，發明人的研發地址及專利申請人在中國大陸，專利權人在中國大陸具有完善的研發體系和研發機構且依托國家/省級的研發項目進行了大量的技術研發，本領域具有較大的技術壁壘，需要結合生產才能有效研發，且證據2-1招股說明書發布之前專利權人在境外尚無研發公司，因此可以證明本專利發明創造的技術方案是在中國大陸境內完成的；3）本專利技術方案未進行保密審查，證據1-3未發現有符合保密審查規定的保密審查的相關文件。

 

專利權人則認為：1）本專利的第一發明人胡仁昌具有研發能力，本專利的發明創造主要是胡仁昌在美國完成的，發明創造在完成之后即申請了美國臨時申請，其他發明人是在交流過程中完成的創造；2）完成發明創造并非一定要有實驗機構，中國人也并非一定要在中國完成研發，在美國完成本專利的發明創造是事實，但無法提供證據證明，反證1可以作為這一事實的補強證據。

 

對此，合議組認為，專利法第20條是對專利申請人在國內完成的發明或者實用新型擬在國外申請專利的限制，不僅明確規定了在向國外申請專利之前要提交保密審查的義務，亦規定了對不履行保密審查義務將不被授予專利權的后果。專利申請人/專利權人就同樣的發明或者實用新型先在國外申請專利，且未履行保密審查手續的，如果有初步證據表明所述發明或者實用新型的實質性內容在國內完成具有高度蓋然性，而專利申請人/專利權人又不能提供充分的證據表明其發明或者實用新型的實質性內容在國外完成，則專利申請人/專利權人應當承擔其發明或者實用新型不能獲得專利保護的法律后果。

 

本案中，證據1-4為專利權人本人在美國的臨時專利申請，申請日為2016年12月20日。證據1-2系本專利的優先權文件，提交申請的時間為2017年01月10日，晚于證據1-4的申請日；比較證據1-1、證據1-2和證據1-4的技術內容可知，三者技術方案完全相同，對此專利權人亦明確認可；從證據1-3的存檔文件看，專利權人未就本專利的技術方案提交保密審查，對此專利權人亦無異議。因此，本專利屬于先在美國提出專利申請，后在中國申請專利且未履行保密審查的情形，其能否獲得專利保護，關鍵在于本專利的實質性內容究竟是在國內還是在國外完成的。

 

首先，請求人負有證明本專利的實質性內容在國內完成的初步證明責任，其舉證需要達到高度蓋然性的要求。判斷本專利的實質性內容是否在國內完成，可以從以下兩個角度綜合考察。

 

一是從專利權人住所地的角度。證據2-1為專利權人公司的招股說明書，其封面載明，專利權人公司住所地在浙江省紹興市新昌縣，第1-1-113頁記載，“公司始終注重研發體系的建設和完善，建有省級高級技術企業研究開發中心和省級企業研究院”“2011年，公司獲得國家高新技術企業資格”；第1-1-114頁記載，“公司完成了‘多功能醫療床智能驅動與控制系統’‘高精度電動推桿’兩項國家火炬計劃項目”“2016年完成了直筒型升降立柱……等多個省級新產品驗收”。根據以上內容可知，專利權人的住所地和其研發機構均在中國境內，且無相反證據表明在證據1-4美國臨時專利申請的申請日之前，專利權人公司在國外有具備技術研發或產品設計能力的機構，因此可初步證明專利權人公司所擁有的本專利的實質性內容高度可能是在中國國內完成的。

 

二是從發明人國籍的角度。根據專利法實施細則第13條的規定：專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。根據該款規定，凡是被記載為發明人的，就應當被認定為對發明或者實用新型的實質性特點或實質性內容作出了創造性貢獻。本專利載明的發明人為胡仁昌、陸小健、黃占輝和張東行，該四人均應當被認為是對本專利的實質性內容作出創造性貢獻的人。根據證據2-1的記載，胡仁昌、陸小健和黃占輝均為“中國國籍，無境外永久居留權”（參見證據2-1的第1-1-218頁、第1-1-219頁和第1-1-121頁），且該三人均為專利權人公司的員工，在無相反證據的情況下，胡仁昌、陸小健、黃占輝三人做出職務發明的工作地應當被認為在國內。另外，證據2-2報道的主題是“新昌張東行：永攀科技高峰的‘追夢人'”，其中記載，張東行“擔任辦公室事業中心研發部負責人，主要負責辦公桌升降系統”“機緣巧合下，來到浙江捷昌線性驅動股份有限公司工作”“工作六年來，他不忘初心，始終踐行著自己對科技創新的堅持”“這幾年，張東行帶領的智慧辦公團隊取得了不俗的成績”。基于以上內容，一方面，可初步證明張東行的工作任務與本專利具有關聯性，另一方面也表明其工作地在國內。

綜上，請求人提供的證據可初步證明本專利的實質性內容在國內完成具有高度蓋然性。

 

其次，如果專利權人不能提供充分的反證推翻以上認定，表明本專利的發明創造是在國外完成的，則其應當承擔不利的法律后果。本案中，專利權人提交反證1，擬證明本專利的技術方案是胡仁昌于2016年在美國出差期間完成的。

 

首先，反證1為由紹興市公安局出入境管理局出具的“出入境記錄查詢結果”，顯示本專利的發明人之一胡仁昌于2016年06月12日至2017年06月16日期間的出入境記錄，其中在證據1-4的申請日（2016年12月20日）之前，胡仁昌共有三次從上海的出境記錄，分別是2016年06月12日至07月03日前往加拿大、2016年10月24日至10月31日前往德國、2016年11月13日至24日前往美國。該反證1本身只能證明在以上期間胡仁昌曾經有出境經歷，并不能直接證明本專利的發明創造系胡仁昌在國外完成。而且，除了胡仁昌外，本專利還有三位發明人，均為對發明創造的實質性內容作出貢獻的人，該反證1不能證明另外三位發明人陸小健、黃占輝、張東行在國外完成本專利的發明創造。

 

其次，專利權人稱本專利的發明創造主要是胡仁昌在美國完成的，但根據反證1可知，胡仁昌僅于2016年11月13日至24日前往美國，短短十天內，作為專利權人公司董事長的胡仁昌不僅形成技術方案的完整構思，還完成了美國臨時專利申請所需的材料和所有申請手續，這一主張的合理性明顯不足。

另外，從證據2-1可以看出，專利權人公司作為一擬上市公司，有完備的公司構架，其主張本專利的發明創造在國外完成，應有能力提供所述發明創造在國外研發和完成的直接證據。在專利權人未能提供充分證據，未盡到舉證義務的情況下，應承擔舉證不利的法律后果。

 

綜上所述，請求人提交的證據能夠相互印證，證明本專利的發明創造在國內完成具有高度蓋然性，在專利權人未能提供充分的證據推翻上述事實的情況下，合議組確認本專利的發明創造是在國內完成的。鑒于專利權人將其在國內完成的發明創造于2016年12月20日遞交美國臨時專利申請之前，未履行向國務院專利行政部門提請進行保密審查的義務，根據專利法第20條第1款、第4款的規定，本專利權利要求1-11的技術方案不能被授予專利權。

 

鑒于已經得出本專利權利要求1-11不符合專利法第20條第1款的規定應當被宣告全部無效的結論，故合議組對請求人提出的其他無效理由不再予以評價。

 

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